Quase sempre, ganha quem chega primeiro

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Mundialmente adotou-se para o registro de nomes de domínios o princípio "first come, first served". Isso significa que o registro de um domínio é efetivado àquele que primeiro o requer. A jurisprudência tem reconhecido a aplicação efetiva desse princípio, com ressalvas a casos de usurpação de marca ou nome empresarial,  conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso especial que trata desse assunto.

No caso julgado, uma empresa de São Paulo detentora da marca “geração automóveis” (pedido de registro depositado em 2001 e deferido pelo INPI em 2003)  moveu ação judicial para impedir a utilização de nome de domínio composto pela expressão exata de sua marca por uma empresa sediada em Santa Catarina,  que utiliza-se da denominação “geração automóveis” na qualidade de título de estabelecimento empresarial ou nome de fantasia desde sua constituição, em 1996, e registrou o nome de domínio “geracaoautomoveis.com.br” em fevereiro de 2002.
Em primeiro instância a ação foi julgada improcedente. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao analisar o recurso interposto pela empresa de São Paulo confirmou essa decisão fundamentando que pelo princípio da distância inexistia prejuízo à empresa recorrente, destacando também a ausência de má-fé pela empresa Catarinense.

No recurso ao STJ, a empresa de São Paulo alega que um dos principais motivos para o ajuizamento da ação foi a impossibilidade de usar sua marca como nome de domínio na Internet.

O relator do recurso no  STJ, Ministro Bellizze, destaca que o registro de nome de domínio pode ser contestado ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, porém, ressalta que na hipótese ambos os litigantes possuírem registros vigentes, como marca e nome empresarial, aplica-se integralmente o princípio first come, first served.

O ministro Bellize destacou também que a proteção a elementos imateriais da empresa adquiriu crescente importância nos tempos atuais, já que além de constituírem elementos de atração ao consumidor  na identificação de produtos e serviços, afetam o desenvolvimento e sucesso dos empreendimentos, ressaltando que os nomes de domínios integram o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo, conforme Enunciado n. 7 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

Ao decidir a questão concluiu-se que diante da ausência de má-fé pela empresa Catarinense,  as duas empresas teriam o direito de utilização do termo “geração automóveis”,  aplicando-se, portanto, o princípio first come, first served para o nome de domínio registrado, e reconhecendo que o domínio “geracaoautomoveis.com.br” deve ser mantido àquele que primeiro o efetivou.

Em outros recursos já apreciados pelo STJ que tratam da questão de nomes de domínio, (Recursos Especiais n. 658.789 e 594.404), o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva destacou a aplicação do princípio first come, first served, porém, também ressaltou  não ser este um princípio absoluto,  visto que não  impede que o  Poder Judiciário intervenha em situações em que seja demonstrada a má-fé de quem registrou o domínio, ou seja, em casos em que é  comprovado o intuito de prejudicar o detentor do registro de marca registrada no INPI ou de nome empresarial perante a Junta Comercial.

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